4・26 知识产权宣传周｜外观设计与商标权边界何在？从彪某案看司法新突破
彪某欧洲公司诉国家知识产权局、昆山多某体育用品有限公司外观设计专利权无效行政纠纷一案（案号：(2024)最高法知行终860号），围绕专利号为201230051729.3、名称为“跑钉鞋(2012 - 6)”的外观设计专利展开。
彪某公司认为该专利鞋帮处线条状图案与其三个在先商标近似，易造成相关公众混淆误认，构成权利冲突，不符合专利法第二十三条第三款规定。
案件时间线
彪某公司的三个在先商标分别为第 G581191号、第 G426712号和第 G925647号商标，核定使用商品涵盖鞋类。多某公司提交第3016612号商标作为反证，该商标核定使用商品包含运动鞋等。
后国家知识产权局作出第59726号无效宣告请求审查决定，维持本专利权有效。
一审法院认为，本专利与彪某公司三个在先商标图形部分存在差异，且本专利还使用了多某公司的612号商标和“DOWIN”标识，消费者不易将鞋帮图形作为区分商品来源的标志，不会导致混淆误认，判决驳回彪某公司的诉讼请求。
彪某公司不服一审判决，向最高人民法院提起上诉，主张一审法院事实认定和法律适用错误，诉争图案与三个在先商标近似，且“DOWIN”标识不足以消除混淆可能性，多某公司申请本专利存在恶意。
二审期间，彪某公司提交大量证据，证明本专利与三个在先商标构成近似，以及多某公司申请本专利存在恶意，同时证明其商标的知名度。
原告权利商标与涉案专利附图比对表 | |
彪某公司商标 | 涉案201230051729.3号专利附图 |
第 G581191 号商标 | |
第 G426712 号商标 | |
第 G925647号商标 | |
01
法院裁判逻辑与论证方法
最高人民法院在审理本案时，首先明确了判断外观设计专利权是否与他人的在先商标权构成权利冲突的标准。法院指出，这实质上审查的是外观设计专利的实施是否会侵害他人基于其在先注册的商标或未注册的驰名商标所享有的合法权利或利益。
如果外观设计使用的诉争设计构成商标性使用，且以相关公众的一般注意力为标准，综合考量外观设计产品种类与在先注册商标核定使用的商品或服务的类似程度、诉争设计与在先商标的近似程度、在先商标的显著性和知名度等因素，外观设计的实施容易使相关公众对商品来源产生混淆，或者误认为外观设计专利产品与在先商标权人有特定联系，则该外观设计专利权与他人在先注册商标专用权构成权利冲突，不符合专利法第二十三条第三款的规定。
01商标性使用的判断标准
最高院具体分析了三点理由：第一，对于鞋类产品尤其是运动鞋类产品而言，将图形商标使用于鞋帮侧面中部以标明商品来源，系本专利申请日前的行业惯常做法，相关公众也通常会通过鞋帮侧面的图案识别商品来源。
本专利中，诉争图案被使用在鞋帮侧面，属于鞋类产品上图形商标惯常的标注位置，且占据较大面积，属于突出性使用，容易被相关公众注意并用于识别商品来源。
第二，多某公司在鞋类商品上申请了多个与诉争图案近似的图形商标，除本专利外，还申请了多个运动鞋产品的外观设计专利，鞋侧中部都标有与诉争图案相同或者近似的图案，且图案在鞋侧所占面积、比例及具体布局基本相同，结合多某公司在鞋类产品上申请了多个与诉争图案近似的商标的事实，可以认定诉争图案并非或者并非仅为结合鞋子款式、用途作出的装饰性设计，多某公司具有将诉争图案用于识别商品来源的意图。
第三，多某公司在本案中主张其对诉争图案的使用属于对多某公司合法注册的612号商标的正当使用，可见，其也认可本专利中诉争图案的使用系商标性使用。
这种商标性使用判断标准的创新，突破了传统上仅从设计本身出发的判断方式，而是将行业惯例和相关公众认知纳入考量范围，使判断更加符合市场实际情况和消费者认知规律。
标识近似程度认定分析
最高院认为，判断外观设计专利使用的诉争设计与在先商标是否构成近似，应当以相关公众的一般注意力为标准，综合考虑外观设计专利产品种类与商标核定使用的商品或服务的类似程度、诉争设计与在先商标的近似程度、商标的显著性和知名度等因素进行判断。
最高院从商品种类和标识近似程度进行分析。首先，从商品类似程度来看，本专利为跑钉鞋，彪某公司的三个在先商标核定使用的商品包括鞋、运动鞋等，法院认定本专利与彪某公司的三个在先商标核定使用的商品系相同种类商品。
其次，从标识近似程度来看，法院详细比较了本专利使用的诉争图案与彪某公司的三个在先商标的设计特征，指出二者均采用流畅的线条，形成从近处(左下方)向远处(右上方)延伸的弧形跑道图案，条状图案均由三股线条组成，呈左下方扩展、右上方收敛的弧形，在形状、各部分布局面积、构计、线向上较为近似。
03在先商标显著性和知名度考量
最高院在判断在先商标显著性和知名度时，不再局限于商标注册本身，而是扩展到商标的实际使用情况和市场影响力。法院详细审查了彪某公司三个在先商标的历史沿革、使用情况和市场影响力。
包括：1958年起彪某公司开始在运动鞋鞋帮两侧使用跑道图案；1964年东京奥运会、1968年墨西哥城奥运会、1970年世界杯决赛、1973年 NBA、1986年墨西哥世界杯比赛中，多位知名运动员穿着带有跑道标识的彪某运动鞋；2008年北京奥运会，博尔特比赛时穿着带有跑道标识的彪某运动鞋；2005年9月彪某商贸公司成立，向全国各地销售鞋类产品；本专利申请日前，多家电视台播放了带有跑道标识的彪某运动鞋广告；报纸、网络媒体亦对彪某公司的商品进行了较为广泛的宣传。
最高院特别指出，本案所涉三个在先商标均为跑道标识，712号商标于1976年在中国核准注册，191号商标于1991年在中国核准注册，647号商标于2007年在中国核准注册，均早于本专利申请日，且通过彪某公司的使用及宣传，在本专利申请日前已在运动鞋商品上具有较高知名度。
法院认为，虽然诉争图案与彪某公司的三个在先商标在线条宽度、间距和弧度等方面存在一定区别，但结合在先商标的显著性及知名度，本专利使用与彪某公司在先商标近似的标识，且具体使用位置及方式亦与在先商标近似，本专利的实施容易使相关公众对来源产生混淆或者误认为本专利产品与彪某公司有特定联系，从而损害彪某公司就三个在先商标享有的商标专用权，与彪某公司的三个在先商标权构成权利冲突。
对于多某公司主张本专利是对其612号注册商标的合法使用的抗辩，最高院进行了详细分析。
法院认为，虽然本专利使用的诉争图案与612号商标亦近似，但将诉争图案与612号商标对比，612号商标三条分离的弧线延伸至中间位置已合并成一条弧线并向右上方延伸较长距离，弧线的左右部分分别呈现不同的状态，而诉争图案三条分离的弧线在向右上方延伸的过程中距离缩小但并未合并成一条弧线，弧线之间存在连贯的延伸效果；612号商标三条分离的弧线与合并后的一条弧线各占整个图形一半的比例，相关公众会对两部分投入相近的注意力，而诉争图案三条分离的弧线占整个图形较大比例，相关公众更容易关注到三条分离的弧线。
诉争图案所采用的上述区别设计更接近彪某公司的三个在先商标的设计特征。
02判决中的司法突破点提炼
最高人民法院在本案判决中展现了多个具有突破意义的裁判观点，为知识产权交叉保护领域提供了重要的司法指引。这些突破点不仅体现在法律适用层面，还体现在裁判方法和保护理念的更新上，对完善我国知识产权保护制度具有重要意义。
01商标法与专利法交叉领域的法律适用创新
最高院在本案中的第一个司法突破在于明确了外观设计专利权与在先商标权冲突的判断标准。法院指出，这实质上审查的是外观设计专利的实施是否会侵害他人基于其在先注册的商标或未注册的驰名商标所享有的合法权利或利益。
无效宣告请求人主张外观设计专利权与其在先注册商标专用权构成权利冲突的，应当适用商标侵权的判断标准，审查外观设计中诉争设计的使用是否构成商标性使用及其是否与在先商标构成近似，容易使相关公众产生混淆或误认。
这种法律适用创新的意义在于，它打破了传统知识产权保护中各法律领域相对封闭的状态，建立了商标法与专利法之间的有机联系。最高院没有简单地将外观设计专利权与商标权对立起来，而是从保护权利人合法权益、维护市场秩序的根本目的出发，将商标侵权的判断标准引入外观设计专利权无效宣告审查中，实现了不同知识产权法律领域之间的协调与衔接。
最高院的第二个司法突破在于对证据规则的灵活适用。国家知识产权局主张彪某公司在二审中提交的证据未在无效宣告请求审查阶段提交，除补强证据外，其余证据依照专利授权确权规定司法解释第三十条的规定，人民法院均不应予以审查。
但最高院认为，涉及外观设计专利权是否与他人在先商标权冲突而不符合专利法第二十三条第三款规定的专利权无效行政纠纷，实际上判断的是外观设计专利的实施是否会侵犯他人在先商标权，即以相关公众的一般注意力为标准，外观设计专利使用的诉争设计是否与他人的在先商标权构成近似，容易导致相关公众的混淆或误认。
最高院指出，在先商标的显著性及其经过使用和宣传所具有的知名度，是影响相关公众一般注意力的重要因素，也是认定混淆可能性的重要考虑因素。因此，当事人在外观设计专利权无效行政诉讼中提交的用于证明在先商标显著性、知名度及混淆可能性的证据，并非其新增的无效宣告理由，而是用以客观认定相关公众的一般注意力及通常认知的依据，参照司法解释的规定，人民法院应当予以审查。
商标性使用认定标准的完善
最高院在本案中对商标性使用认定标准的完善主要体现在以下几个方面：
第一，最高院明确了商标性使用判断的具体考量因素，包括诉争设计在整体外观设计中的具体使用方式、行业惯例、相关公众的注意程度及通常认知、外观设计专利申请人或者专利权人的主观意图等，为类似案件提供了明确的判断标准。
这种多因素综合考量方法，避免了单一因素判断的片面性，使裁判结果更加符合市场实际情况和消费者认知规律。
第二，最高院强调了行业惯例在商标性使用判断中的重要作用。在本案中，最高院指出对于鞋类产品尤其是运动鞋类产品而言，将图形商标使用于鞋帮侧面中部以标明商品来源，系本专利申请日前的行业惯常做法，相关公众也通常会通过鞋帮侧面的图案识别商品来源。
这种基于行业惯例的判断，使商标性使用的认定更加符合市场实际情况，避免了脱离市场的机械判断。
第三，最高院将外观设计专利申请人或者专利权人的主观意图纳入商标性使用判断的考量因素。在本案中，最高院通过分析多某公司在鞋类商品上申请了多个与诉争图案近似的图形商标，且在多个运动鞋产品的外观设计专利中均使用相同或近似图案的事实，认定多某公司具有将诉争图案用于识别商品来源的意图。
这种对主观意图的考量，使商标性使用的认定更加全面和深入。
03混淆可能性判断标准的细化
最高院在本案中对混淆可能性判断标准的细化和深化主要体现在以下几个方面：
第一，最高院明确了混淆不仅包括来源混淆，还包括特定联系的混淆。多某公司主张本专利在鞋面搭扣上标注有多某公司的612号注册商标，鞋帮外侧标注有"DOWIN"商标，相关公众不易将诉争图案作为区分商品来源的标识。
但最高院指出，商标近似导致相关公众的混淆或误认，不仅包括误认为产品来源相同，也包括误认为使用诉争标识的商品与他人享有商标权的商品有特定的联系。法院认为，本专利标注有多某公司612号商标及"DOWIN"商标的事实不足以影响本案结论。
第二，最高院细化了标识近似程度的判断方法。在本案中，最高院不仅比较了诉争图案与在先商标的视觉相似性，还分析了相关公众对不同部分的注意力分配。最高院指出，612号商标三条分离的弧线与合并后的一条弧线各占整个图形一半的比例，相关公众会对两部分投入相近的注意力，而诉争图案三条分离的弧线占整个图形较大比例，相关公众更容易关注到三条分离的弧线。
这种基于消费者注意力分配的分析方法，使标识近似程度的判断更加科学和精确。
第三，最高院强调了在先商标的显著性和知名度在混淆可能性判断中的重要作用。在本案中，最高院详细审查了彪某公司在先商标的使用历史和宣传情况，认定其三个在先商标在本专利申请日前已在运动鞋商品上具有较高知名度和较强显著性。
最高院认为，虽然诉争图案与彪某公司的三个在先商标在线条宽度、间距和弧度等方面存在一定区别，但结合在先商标的显著性及知名度，本专利使用与彪某公司在先商标近似的标识，且具体使用位置及方式亦与在先商标近似，本专利的实施容易使相关公众对来源产生混淆或者误认为本专利产品与彪某公司有特定联系。
专业分析与实务建议
最高人民法院在本案中的判决，不仅解决了具体的争议问题，还在知识产权交叉保护领域提出了具有创新意义的裁判观点，对完善我国知识产权保护制度具有重要意义。从专业律师的角度看，本案判决的理论意义和实践价值主要体现在以下几个方面：
（一）判决的理论意义与实践价值
本案判决的理论意义在于，它打破了传统知识产权保护中各法律领域相对封闭的状态，建立了商标法与专利法之间的有机联系。最高院没有简单地将外观设计专利权与商标权对立起来，而是从保护权利人合法权益、维护市场秩序的根本目的出发，将商标侵权的判断标准引入外观设计专利权无效宣告审查中，实现了不同知识产权法律领域之间的协调与衔接。
这种法律适用创新，为知识产权交叉保护提供了重要的理论支撑。
本案判决的实践价值在于，它为企业在知识产权保护方面提供了明确的指引。法院在本案中强调，在在先商标具有较高知名度和显著性的情况下，专利权人更应当规范使用其注册商标，不得变相使用他人在先商标的显著特征。
这一裁判观点，对于引导企业诚信经营、尊重他人知识产权具有重要意义。同时，法院对商标性使用、标识近似程度、混淆可能性等判断标准的细化和深化，也为企业在知识产权申请和保护方面提供了具体的操作指引。
企业知识产权保护的实务建议
基于本案判决的裁判观点和司法突破点，企业在知识产权保护方面可从以下几点着手：
01
强化知识产权布局系统性
综合考量不同知识产权类型的协调衔接，尤其在外观设计与商标交叉领域，注重专利申请与商标注册的协同，避免侵权风险。
02
提升商标知名度与显著性
积极使用和宣传商标，通过多种方式扩大影响力，增强商标保护力度。
03
规范注册商标使用
严格按照注册样式使用，避免变相使用他人在先商标显著特征。
04
加强知识产权风险防范
产品设计和申请前，充分调研检索，避免侵犯他人在先权利。
05
积极维护知识产权权益
权益受侵犯时，及时采取法律手段维权。
综上，企业可以借鉴本案裁判观点，全方位加强知识产权保护，促进自身创新发展。
律师
简介
区邦熙 律师
知恒（佛山）律师事务所
区邦熙律师，具备专利代理师及知识产权经济师专业资格。执业前曾在知名陶瓷企业长期从事科技管理与知识产权工作，深谙企业知识产权布局与维权实务。执业后专注于知识产权、民商事纠纷及劳动争议领域，成功代理多起典型案件，包括为企业认定驰名商标并获赔320万元、通过系统取证促成百万元和解等，服务客户涵盖新明珠、箭牌、东鹏等行业领先品牌凭借“产业+法律"的复合背景，能够为客户提供务实、高效的知识产权与商业纠纷解决方案。
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